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자주 묻는 질문

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자주 묻는 질문 게시판
Q 퇴직 후 발명 또는 출원은 어떻게 취급되나요? 펼치기
A
직원이 회사를 퇴직한 후의 발명 또는 출원이 재직 중의 직무에 속하는 경우 문제가 많이 됩니다. 퇴직 후 발명은 원칙적으로는 직무발명이 아닙니다. 그러나 발명이 재직 중에 완성된 것이라면 퇴직 후에 출원하더라도 직무발명에 해당하며, 나아가 퇴직 후에 완성된 경우라도 그 발명의 상당 부분 또는 주요 부분이 재직 중에 이루어진 경우에는 직무발명으로 볼 수 있는 여지가 있습니다.
그러나 발명의 완성시점이 퇴직 전인가 후인가의 판단은 매우 곤란하므로 그에 관한 대비책으로 퇴직 후 일정기간 이내에 이루어진 발명은 종전의 사용자등에게 승계한다는 내용의 고용계약규정, 이른바 추적조항(追跡條項)을 두는 것이 가능합니다.
다만, 영구적인 추적조항 또는 기간의 정함이 없는 추적조항은 특별한 이유가 없는 한 민법상 무효라 할 것이므로 주의를 요합니다.
Q 공무원이나 국공립학교 교직원이 한 직무발명은 어떻게 취급되나요? 펼치기
A
공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유가 됩니다. 다만, 국?공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’에 따른 전담 조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국?공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 됩니다.
공무원 등의 직무발명이 국가 등에 승계된 경우에도 역시 승계한 측에서 정당한 보상을 하여야 합니다. 그리고 국유가 된 특허권의 처분 및 관리는 특허청장이 관장합니다.
Q 직무발명 보상금과 관련하여 분쟁이 발생하였을 때 어떻게 대처해야 하나요? 펼치기
A
분쟁이 발생하였을 때, 재판에 의하여 해결하려고 한다면 법원에서는 흑백을 가리므로 승자와 패자가 확실히 드러나게 됩니다. 또한 판결이 확정되기까지는 항소, 상고라는 과정을 거치는 경우도 있어 다툼이 장기화될 수 있습니다.
또한, 재판상 제출된 주장과 입증의 범위 내에서 법원이 판단하기에 완전한 입증을 한다는 것이 당사자에게 용이한 일은 아니며, 사용자등의 공헌도, 발명자 측의 공헌도와 같은 대응하는 요소의 판단은 무엇으로 정하는가, 어떤 평가방법으로 정하는가 라는 문제를 포함하고 있기 때문에 승패의 예측, 보상액의 예측이 간단하지 않습니다.
이와 같이 직무발명 소송이 안고 있는 몇 가지 문제점을 회피하고, 사태 해결을 원만하게 처리하기 위해서는 ‘중재’, ‘조정’ 등 대체적 분쟁해결수단을 이용하는 방법이 좋습니다.
해결에 이르는 지름길이 소송에 의한 승패만은 아닙니다. 회사는 발명자인 직원을 이해하고, 직원은 회사를 신뢰한다는 좋은 관계를 만들어 내고, 서로 이해와 신뢰를 기반으로 대화에 중점을 두고 협의를 함으로써 보상액을 정해 나가도록 하는 것이 좋습니다.
이와 같은 절차를 통해 보상 결정을 위한 종업원등으로부터의 충분한 의견청취가 이루어 진다면, 분쟁의 예방이 가능하며, 설사 발생하였다고 해도 원만한 해결로 이어질 경우가 많을 것입니다.
Q 직무발명 보상 관련 분쟁을 예방하기 위해서는 어떻게 해야 하나요? 펼치기
A
분쟁의 발단은 결정된 ‘보상액’에 대한 발명자인 종업원등의 불만에서 비롯됩니다. 따라서 먼저 보상액의 산정에 관하여 이루어지는 종업원등으로부터의 의견청취 단계에서 사용자 등이 결정한 보상액의 산정 근거를 충분히 설명하고, 그 이해를 얻을 필요가 있습니다.
그 설명에서 직무발명규정의 적용, 사용자등이 얻을 이익액, 발명과 관련하여 사용자등이 한 부담, 공헌 및 종업원등의 처우, 자사 및 타사에서의 종래의 사례, 기타 사정에 관한 자료를 제공하는 것이 필요합니다.
한편 발명자인 종업원등은 발명 그 자체의 기술적 평가가 높은 것에 비례하여 반드시 큰 경제적 이익을 가져오는 것은 아니라는 점, 발명을 제품화하고 제품을 판매하여 이익을 얻기 위해 기업은 얼마나 많은 노력을 기울였는지 등의 사정을 이해해야 합니다. 예를 들면, 발명자가 스스로 그 발명을 사업화하여 기업이 얻을 수 있는 이익과 같은 이익을 얻을 수 있었을까를 생각해 보면 보상액의 타당성에 대해 생각해 볼 수 있습니다.
결정된 보상액에 관하여 종업원등의 불복이 있는 경우에는 불복신청을 할 수 있도록 해야 합니다. 분쟁의 불씨가 되는 불만에 관해서는 초기 단계에서 그에 대처해야 합니다. 그리고 이와 같은 불복신청에 관하여 심의할 사내기관을 마련해 두고, 그 기관에는 중립?공정을 기하기 위해 또는 종업원등에게 심리적인 안정을 주는 의미에서라도 외부 전문가를 포함 시키는 것이 좋습니다.
 

 
Q 직무발명 보상금에 대한 불만은 어떻게 조정할 수 있나요? 펼치기
A
직무발명에 대한 보상금액에 관하여 다툼이 있을 경우 보상금 청구권은 사법(私法)상의 권리이기 때문에 일반법원에 소송을 제기하여 법원의 판결에 따라 문제를 해결해야 합니다.
다만 회사 내에 ‘직무발명 심의위원회’ 등을 두어 발명자 직원과 회사 간에 송사(訟事)가 발생하기 전에 원만한 합의를 이끌어내는 것이 가장 바람직하다고 볼 수 있습니다. 그리고 사내에서 원만한 합의가 도출되지 못한 경우에는 법원으로 가기 전에 특허청에 설치된 산업재산권 분쟁조정위원회를 거치는 것이 시간적?경제적으로 유리합니다.
 

 
Q 이전에 근무했던 회사의 업무가 다른 회사로 양도(Ma)되었을 경우, 이전 회사에 근무할 때 완성한 직무발명에 대한 보상금청구권을 새로운 회사에 주장할 수 있는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고(X)는 공동피고인 Y1 회사에 재직 중 발명을 완성하여 특허를 받을 수 있는 권리를 Y1 회사에 양도한 자이다.
- Y1 회사는 위 발명에 대하여 특허를 받았고, Y1 회사는 무선단말기사업부분에 관한 자산, 채무, 영업비밀, 계약상 지위 등을 Y2 회사에 양도하였으며, X는 Y2 회사를 상대로 직무발명에 대한 보상금을 청구하였다.
A
나. 결론
 
위와 같은 사건에서 X는 Y1 회사의 ‘직무발명보상규정’이 정하고 있는 ‘처분보상’의 규정에 따라서, Y1 회사가 Y2 회사와 체결한 양도계약에 따라 특허권을 양수한 Y2가 이 사건 각 특허권을 라이선스하여 얻는 수입을 기준으로 X에게 보상하여야 한다고 주장하였습니다.
한편, Y2 회사는 Y1과의 양도계약에 의하여 무형자산 중 일부러 특허를 받을 권리 또는 특허권만을 인수하였을 뿐 X가 주장하는 이 사건 보상금 채무는 인수대상이 아님을 주장하였습니다.
법원은 이에 대하여 X로서는 Y1, Y2가 이 사건 각 특허를 실시하여 구체적인 실시료가 발생하기 전까지는 처분보상 규정에 따른 보상금의 청구를 할 수 없는 상황인 것이 자명하므로, X의 이 사건 보상금 청구권은 계속적인 라이선스 발생 이후에 비로소 행사될 수 있다고 보았습니다.
따라서, X의 직무발명보상금 청구권은 X가 Y1 회사에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 때 발생한다고 하더라도, Y1 회사의 직무발명보상규정에서 정한 각 사유에 따른 개별적인 보상금 청구권은 각 사유의 발생시점에 함께 발생한다고 판단하였습니다.
결국, Y1 회사와 Y2 회사의 양도기준일(2001. 4. 30.)을 기준으로 양도기준일 전에 발생한 보상금은 Y1 회사가, 양도기준일 이후에 발생하는 보상금은 Y2 회사가 부담하는 것이 타당하다고 판단하였습니다.
 

 
Q 임금이나 성과금 등으로 직무발명보상금을 갈음할 수 있는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고(X)는 1998년 피고 회사(Y)에 입사하여 근무하다가 2003년 4월에 퇴사한 자이다.
- X는 Y 회사에 재직 중에 이 사건 발명을 완성하였고, 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 Y회사에게 양도하였다.
- Y회사는 위 발명을 출원하여 등록받았고, 제품을 제조?판매하여 이익을 얻었는데, X는 Y회사를 상대로 직무발명에 대한 정당한 보상금을 청구하였다.
A
나. 결론

법원은 직무발명보상금에 관한 법률은 강행규정이므로, 직무발명보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이고, 이러한 직무발명보상금은 노동의 대가인 임금과는 그 성격이 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명 보상금을 대신할 수는 없다고 판시하였습니다.
상기 사건에서 Y회사가 X와 형식상 용역계약을 체결하여 X에게 Y회사의 사무실을 무상으로 제공하였고, 약 1억 2400만원 상당을 자문비, 용역비 등의 명목으로 주었으며 성과급 등을 지급하였다고 하더라도 이를 직무발명보상금이 지급된 것으로 볼 수는 없다고 판시하였습니다.
또 위와 유사한 사례에서 직무발명의 완성대가로 임금을 인상하였다 하더라도 이는 급여에 관한 것으로서 직무발명보상금과는 다른 성격의 채권이라고 판단한 사례도 있습니다.
Q 직무발명에 대한 보상금의 산정은 어떻게 이루어지는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고(X)는 피고 회사(Y)에서 개발과장으로 근무하던 자이다.
- X는 Y회사 재직기간 중에 발명을 완성하였고, X가 완성한 직무발명들은 Y회사로 승계 되었으며 Y회사가 이를 출원하고 등록받아 제품을 생산?판매하였다.
- Y회사는 X에게 직무발명보상금을 지급하지 않았고, X는 Y회사를 상대로 직무발명 보상금의 지급을 청구하였다.
A
나. 결론
 
이 사건에서 법원은 X가 한 발명이 직무발명임을 인정하고, Y회사에게 직무발명 보상금 지급의무가 있음을 인정하였습니다.
보상금에 대해서는 특허법 및 디자인보호법에 의하여 직무발명에 대한 보상금의 액수를 결정함에 있어서, 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다는 규정을 근거로 다음과 같이 직무발명보상금을 산정하여야 한다고 판시하였습니다.
 
직무발명 보상금 산정방법은 다음과 같습니다.
 
[직무발명 보상금 = A×B×C×D]
A : 발명이 적용된 제품의 판매로 얻은 이득액
B : 발명을 독점적으로 이용함으로서 얻는 이익률
C : 발명에 대한 실시료율
D : 원고의 기여도
 

 

 

Q 직무발명에 대한 보상의 유형 펼치기
A
일반적으로 기업 등에서 실시하고 있는 종업원등의 직무발명에 대한 대가(보상)의 종류로는 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실적보상 등이 있으나, 보상금 종류 및 보상금액 등은 사용자와 직원이 협의하여 정하고, 종업원등이 사용자등으로부터 지급받은 특허?실용신안에 관한 직무발명보상금은 소득세법 제12조에 의하여 소득세가 면제되며, 사용자는 보상금으로 지출한 금액에 대해서 조세특례제한법 제10조에 따라 세액공제의 혜택이 부여됩니다.
 

 
A
가. 발명(제안)보상

발명제안보상은 종업원 등이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원 유무에 관계없이 지급되며, 종업원등의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금적 성질을 가진 보상입니다.
A
나. 출원보상

출원보상은 종업원등이 한 발명을 사용자등이 특허 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상입니다. 출원보상은 미확정 권리에 대한 대가이지만, 특허성과 경제성이 있다고 판단해서 출원한 것이고, 일단 출원 후에는 후출원 배제의 효과와 출원 공개시 확대된 선원의 지위를 가질 수 있기 때문에 지급하는 보상입니다.
A
다. 등록보상

사용자등이 승계한 발명이 최종적으로 등록결정되었거나 특허등록되어 권리를 확보한 경우에 지급하는 보상입니다.
A
라. 실시보상

사용자등이 출원 중인 발명 또는 특허 등록된 발명을 실시하여 이익을 얻었을 경우 지급하는 보상금으로 사용자등이 얻은 이익의 액에 따라 차등 지급될 수 있습니다.
A
마. 처분보상

사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 타인 에게 양도하거나 실시를 허여했을 경우 받는 보상으로 실시보상과 마찬가지로 처분금액에 따라 차등 지급될 수 있습니다.
A
바. 출원유보보상

사용자등이 종업원등의 직무발명을 사내노하우 등으로 보존하는 경우 또는 공개시 중대한 손해가 발생할 우려가 있다고 판단되어 출원을 유보하는 경우에 지급하는 보상으로서, 이 경우 보상의 액은 당해 발명이 특허권 등으로 보호되지 아니함으로써 종업원등이 받게 되는 경제적 불이익을 고려하여 결정하여야 합니다.
A
사. 기타 보상
 
이 밖에도 출원발명의 심사청구시에 보상하는 심사청구보상, 자사의 업종과 관련 있는 타인의 출원발명에 대하여 심판에 참여하여 그 권리를 무효로 한 경우 또는 자사의 특허에 대한 침해 적발시에 지급하는 방어보상 등이 있습니다.
 

 
Q 직원이 완성한 모든 발명을 회사가 승계하기로 한 규정이 유효한가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고(X)는 광역자치단체이고 피고(Y)는 그 소속공무원이다.
- Y와 공동고안자인 A는 이 사건 고안을 자유제안의 형식으로 원고(X)에게 제안하여 포상을 받았고, 그 후 Y는 A와 공동으로 실용신안등록을 받았다.
- A는 Y와 상의 없이 원고(X)에게 직무발명 신고를 하였고, 원고(X)는 Y에게 Y의 실용 신안권에 대한 지분을 이전하도록 요구하였으나, Y가 원고의 요구를 거절하자 Y를 상대로 이 사건 실용신안권의 지분을 이전하라는 소송을 제기하였다.
A
나. 결론

원고(X)의 공무원제안규칙 제28조에서 ‘시장이 공무원제안을 통한 발명이나 고안 등을 채택하는 경우, 그 발명이나 고안 등에 대하여 권리를 승계한다’고 되어 있더라도, 공무원 제안제도의 취지는 행정운영의 능률화와 경제화를 위한 공무원의 창의적인 의견 또는 고안을 계발하고 이를 채택하여 행정운영의 개선에 반영하도록 하기 위한 것이므로 위 규칙이 공무원의 모든 발명에 대하여 승계한다고 규정되어 있다 하더라도, 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 직무발명이나 직무고안 등에 한하여 권리가 승계되는 것으로 한정해석하는 것이 타당하다고 판단하였습니다.
일반적인 회사에서도 위와 마찬가지로 직원이 완성한 모든 발명에 관한 승계규정은 유효하지 않습니다. 다만, 위 규정 전체가 무효인 것은 아니고 직원이 완성한 직무발명에 관한 승계 부분은 유효하므로 직원이 완성한 직무발명은 승계되는 것이 맞습니다.
Q 구체적인 예약승계계약이 없더라도 회사의 직무발명제안지침이 있었다면 예약승계규정으로 볼 수 있는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 피고(Y)는 원고 회사(X)에 입사하여 2008년 퇴직하였다. Y는 X회사에 재직 중에 담당 업무에 관한 이 사건 특허를 자신의 명의로 출원하여 등록받았다.
- X회사는 Y와 직무발명에 관한 예약승계계약을 하지 않았고, Y의 입사 당시 고용 계약서에도 관련된 내용이 없었다.
- X회사는 2000년부터 ‘회사는 해당 직무발명에 대하여 보상함으로써 직무발명에 관한 제권리를 승계한다’고 규정한 직무발명제안지침을 사규로 정하였다.
- X회사는 그 동안 종업원이 완성한 직무발명에 대하여 상당한 보상금을 지급해 왔으며, Y에 대하여 Y가 취득한 이 사건 특허에 대한 지분이전을 청구하였다.
A
나. 결론

법원은 회사의 일방적인 의사표시에 따라 예약승계규정이 설정되는 경우에도 종업원 등의 묵시적인 동의가 있다면 그 효력을 인정할 수 있다고 판시하였습니다.
이 사건에서도 역시 명시적인 예약승계계약이나 고용계약서에 관련된 내용은 없었으나, 2000년부터 X회사는 직무발명제안지침을 만들어 시행하였고, 2003년부터 Y가 퇴사한 2008년까지 5년 이상 Y가 완성한 직무발명에 대해 포상을 하였고, Y도 역시 자신이 완성한 대부분의 직무발명에 대하여 X회사에게 권리를 승계하였습니다. 따라서 양자 간에는 직무 발명에 관한 묵시적인 합의가 있다고 인정되었고, 이 사건 특허에 대한 Y의 지분을 X회사에 이전하라는 판결이 내려진 것입니다.
Q 예약승계규정이 없는 경우, 직원의 직무발명은 어떻게 취급되는가? 펼치기
A
예약승계규정이 없는 경우, 권리의 승계여부는 종업원등과 사용자등간의 개별계약에 따라 처리되지만, 사용자등은 적어도 특허권 등에 대하여 법정통상실시권을 가질 수 있습니다. 직원이 직무발명에 대한 권리를 양도하지 않고 자신 또는 제3자의 명의로 특허출원을 하여 특허권을 취득한 경우, 회사는 그 권리의 승계를 요구할 수는 없고 법정통상실시권을 주장할 수는 있습니다.
A

가. 예약승계규정이 있는 경우의 취급

 


 

A

나. 예약승계규정이 없는 경우의 취급

 


 


 

Q 사용자등이 가지는 권리와 의무는 무엇인가요? 펼치기
A
회사는 직원에게 급여, 연구시설, 연구지원, 기술전수, 교육, 기타 지원을 제공하기 때문에, 직원이 발명한 직무발명에 대하여 일정한 권리를 갖지만 직원에게 소정의 보상금 등을 지급해야 하는 의무를 부담합니다.
A
가. 법정통상실시권

직무발명에 대하여 직원이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받거나 직원으로부터 특허? 실용신안등록?디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받은 경우, 회사는 그 특허 등에 대하여 법정통상실시권을 갖게 됩니다.16) 이는 앞에서 설명한 것처럼 직원이 직무발명을 완성시킴에 있어서 회사가 일정한 기여를 했기 때문에 주어지는 법정의 권리입니다.
A
나. 예약승계를 통한 권리취득

회사는 직원이 앞으로 완성시킬 직무발명에 대한 특허 등을 승계하기로 하는 계약을 직원과 체결할 수 있습니다. 이러한 계약을 예약승계계약이라고 하며, 직원이 회사에 입사할 때 고용계약서에 포함하거나 별도의 예약승계계약을 맺음으로서 성립합니다.
그러나 직원의 발명 중 직무발명에 해당하지 않는 발명에 대하여 회사가 미리 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 회사를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 (해당 부분에 한하여) 무효입니다.
만약 직무발명이 회사와 고용관계가 없는 제삼자와 공동으로 완성된 경우에는 계약이나 근무규정에 따라 회사가 그 발명에 대한 권리를 승계 받으면 회사는 그 발명에 대하여 해당 회사의 직원이 가지는 권리에 대한 지분을 갖게 됩니다.
A
다. 동의할 수 있는 권리

직원이 특허권을 등록받은 경우, 회사는 발명진흥법에 따른 법정통상실시권을 가지게 됩니다. 따라서, 직원은 특허권을 포기하거나 특허를 정정하고자 하는 경우에는 회사의 이익이 침해되지 않도록 회사의 사전 동의를 얻어야만 합니다.
A
라. 직무발명에 대한 승계여부 통지 의무

회사는 직무발명의 완성사실을 통지한 직원에게 일정 기간 내에 해당 직무발명에 관한 권리의 승계여부를 문서로 회신해 주어야 합니다.20) 회사가 승계하기로 회신할 경우, 그때부터 그 발명에 대한 모든 권리는 회사에 승계된 것으로 간주됩니다.
만약, 회사가 일정한 기간 내에 승계여부를 직원에게 알리지 아니한 경우에, 회사는 그 발명에 대한 권리승계를 포기한 것으로 됩니다. 이 경우 회사는 그 발명을 한 직원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없게 되므로 주의를 요합니다.
따라서, 직원이 직무발명에 대한 완성사실을 통지한 경우, 회사는 반드시 그에 대한 승계 여부를 통지하는 것이 좋습니다. 회사가 해당 직무발명을 승계하지 않겠다고 통지할 경우, 회사는 그 직무발명에 대하여 법정통상실시권을 가질 수 있지만, 승계여부의 통지를 하지 않은 경우에는 통상실시권 조차도 종업원의 동의를 받지 아니하고는 가질 수 없게 되기때문입니다.
A
마. 정당한 보상을 할 의무
 
예약승계에 의하여 회사가 해당 직무발명을 승계받거나 전용실시권을 설정한 경우, 회사는 해당 직원에게 정당한 보상을 하여야 합니다.
또한 회사가 직무발명에 대한 권리를 승계한 뒤 출원을 하지 않거나 출원을 포기 또는 취하한 경우에도 해당 직원에게 정당한 보상을 하여야 합니다.
 

 
Q 발명을 완성한 종업원등이 가지는 권리와 의무는 무엇인가요? 펼치기
A
발명을 완성한 종업원등은 다양한 권리와 의무를 가지게 됩니다. 발명을 완성시킨 종업원은
① 특허를 받을 수 있는 권리 ② 보상을 받을 권리 ③ 발명자 게재권 등의 권리를 가질 수
있고, ④ 직무발명 완성사실 통지의무 ⑤ 비밀유지의무 등의 의무를 지게 됩니다.
A
가. 특허를 받을 수 있는 권리

발명자주의를 취하고 있는 우리나라 특허법과 발명진흥법에 따라서, 완성된 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자인 종업원등에게 귀속됩니다.
A
나. 보상을 받을 권리

종업원등이 완성한 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정하는 경우, 종업원등은 정당한 보상을 받을 권리를 갖게 됩니다.
보상에 대하여 회사와 직원간의 고용계약 또는 근무규정에서 정하지 않았거나, 합리적인 기준에 의한 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에는 그 보상액을 결정함에 있어서 ㉠ 그 발명에 의하여 회사가 얻을 이익과 ㉡ 그 발명의 완성에 회사와 직원이 공헌한 정도를 고려 하도록 하고 있습니다. 이러한 규정은 직무발명보상금에 대한 예측가능성을 높이고, 직원이 보상과정에 실질적으로 참여할 수 있는 기회를 제공하기 위한 것입니다.
A
다. 발명자 게재권

직무발명을 완성시킨 직원은 특허출원, 출판, 논문 등의 문서에 발명자로서 이름이 게재될 권리를 갖게 됩니다. 이는 발명자로서 당연히 가지는 인격권의 일종으로서, 이를 위반한 상대방에 대하여 발명자로의 게재 및 위자료를 청구할 수 있는 권리를 갖게 됩니다.
A
라. 직무발명 완성사실 통지의무

직무발명을 완성한 직원은 지체없이 그 사실을 회사에 문서로 통지하여야 합니다. 2인 이상의 직원이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 발명에 참여한 직원의 공동명의로 회사에 완성사실을 통지하여야 합니다. 이는 직무발명 완성사실을 회사가 쉽게 파악하여 발명의 안정적인 승계와 기술유출 방지를 도모하기 위해 마련된 규정입니다.
직무발명의 완성사실에 대한 통지가 인정되는 시점은 완성사실을 담은 문서가 회사에 도달한 시점을 기준으로 합니다(도달주의). 직원은 반드시 문서로 통지하여야 하는데, 서면 외에 전자문서(이메일, 전자결재 등)에 의한 통지도 문서로 인정됩니다.
이와 같이 문서로 통지하도록 의무화한 이유는 장래에 발생하게 될 수 있는 회사와 직원 간의 분쟁에 있어서 증거를 명확히 남기도록 하기 위함입니다.
A
마. 비밀유지의무
 
직원은 회사가 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 합니다. 다만, 회사가 해당 직무발명을 승계하지 않기로 결정한 경우에는 비밀유지의무가 해제됩니다.
만일 부정한 이익을 얻거나 회사에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 외부에 공개하면, 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.
 

 
Q 행정업무만 담당하던 공무원이 발명에 참여한 경우, 직무 발명에 해당하는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고(X)는 광역자치단체이며, 피고(Y)는 건설안전관리본부 시설국에서 행정업무를 담당하고 있는 자이다.
- 공무원인 Y와 공동고안자인 A는 이 사건 고안을 자유제안의 형식으로 원고(X)에 제안하여 포상을 받았고, 그 후 Y는 A와 함께 출원하여 실용신안등록을 받았다.
- 한편, A는 Y와 상의 없이 원고(X)에게 직무발명 신고를 하였고, 원고(X)는 직무발명 보상심의회를 개최하여 이 사건 고안을 승계하기로 의결하고, Y에게 Y의 실용신안권에 대한 지분을 이전하도록 요구하였다.
- Y가 원고(X)의 지시를 거부하자, 원고(X)는 Y를 상대로 실용신안권 지분 이전을 구하는 소를 제기하였다.
A
나. 결론

법원은 해당 고안이 원고(X)의 업무범위에 속하는 업무발명이기는 하나, 공무원 Y가 고안을 하게 된 행위가 Y의 직무범위에 속하는지의 여부를 판단해야 하며, 구체적인 판단은 Y의 직무수행 내지 직책을 참고해야 한다고 판시하였습니다.
이 사건에서 Y가 근무한 부서에서의 구체적인 업무는 대부분 민원, 행정관리업무였고, Y가 이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것이 아니었으며, Y와 A가 자신들의 비용으로 업무 외의 시간을 활용하여 고안을 완성한 점, Y와 A가 위 고안과 관련된 분야에서 원고(X)로부터 업무적인 지시나 감독을 받은 적도 없다는 점 등을 들어 직무발명이 아니라고 하였습니다.
즉, 법원은 Y가 담당한 직무내용과 책임범위로 보아 이 사건 고안을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대될 수 있는 경우라 할 수 없다는 이유에서 원고(X)의 지분 이전 청구를 기각했습니다.
본 사건에서 알 수 있듯이, 별도의 규칙에 의해 권리를 승계하도록 규정하더라도 공무원의 직무를 벗어나는 발명은 직무발명이 아니므로 그 발명에 대해서는 권리의 승계가 인정되지 않습니다.
Q 특허부서 직원이 발명신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 수정하여 특허출원을 명확히 한 경우 공동발명자라고 할 수 있는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고(X)는 피고 회사(Y)의 특허부서에서 연구원 등의 발명에 대한 특허출원 업무를 담당하였던 자이며, 피고는 Y주식회사이다.
- Y회사에서 연구를 수행하던 발명자 A가 이 사건 발명을 직접 수기로 작성하여 제출 하였고, 그 내용의 일부가 Y회사 특허부서를 거치면서 X에 의해 수정되었다.
- 그 후 이 사건 발명에 대하여 Y회사가 특허권을 취득하자 X는 피고 회사(Y)에게 직무 발명보상금의 지급을 청구하였다.
A
나. 결론

법원은 원고(X)가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 X가 실제 발명자로 추정된다고는 할 것이지만, 증거들을 종합해보면, X는 단지 이 사건 발명의 특허출원업무의 진행과정에서 발명자 A의 동의없이 임의로 이 사건 양도증에 자신의 이름을 기재한 것이므로 발명자로 볼 수 없다고 판시하였습니다.
또, 만약 실제로 X가 이 사건 발명신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 수정하였다고 하더라도, 이는 단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창작행위라고는 볼 수 없으므로, X를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수 없고, 따라서 X가 피고 회사(Y)를 상대로 한 직무발명보상금의 청구는 이유 없다고 판단한 것입니다.
Q 통상적인 관리업무만을 수행한 사람이 특허출원서에 발명자로 기재된 경우에도 직무발명에 관한 보상금을 받을 수 있는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고는 피고 회사(Y)의 생산팀장으로 근무하고 있는 자이며, 피고 Y는 주식회사이다.
- X는 부하직원들에게 이 사건 발명들에 대한 개발에 착수하도록 지시하고 그 기술개발의 진행 내용을 보고받았으며, 발명이 완성된 후에는 담당 기술자 등과 공동으로 특허 및 실용신안등록 출원의 발명자로 게재되었다.
- 이 사건 발명들이 등록된 후에 X는 피고 회사(Y)를 상대로 직무발명보상금의 지급을
청구하였다.
A
나. 결론

법원은 개발에 착수하도록 지시하였다고 하더라도 이는 생산팀장으로서 해야 할 통상적인 업무수행의 한 내용으로 볼 수 있을 뿐 특허발명에 대한 기여요소로 인정할 수 없으며, 기술개발과정에 대한 개별적인 보고를 받고 이에 대하여 통상적인 지적사항을 언급하는데 그쳤을 뿐이고, 당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지 않았다고 판단했습니다.
따라서, 원고(X)는 이 사건 발명의 진정한 공동발명자라고 볼 수 없으며, 출원서에 발명자로 게재되었다고 할지라도 직무발명을 완성한 자가 아니므로 피고 회사(Y)에 대하여 직무발명 보상금의 지급을 청구할 수 없다고 판단하였습니다.
Q 회사에 입사하기 전에 그 회사와 공동으로 완성한 발명이 직무발명에 해당하는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고(X)는 피고 회사(Y1)에 입사하기 전에 피고 회사와 공동으로 고안을 하여 실용신안 등록을 받은 자이고, 공동피고인 Y1은 회사이며 Y2는 그 회사의 대표이사이다.
- Y1 회사 및 Y2는 X에게 체인을 코팅하는 기계장치의 제작을 의뢰하고 Y1 회사가 비용을 부담하기로 계약하였다.
- X는 고안을 완성하고 Y1과 공동으로 실용신안등록을 받았다.
- X는 Y1 회사의 공장장으로 입사했고, 본인의 지분을 Y1회사에 이전했지만, 그 후에 X는 Y1 회사를 퇴사하였다.
- X는 Y1 회사를 상대로 자신의 고안이 직무발명에 해당하고 그 고안이 Y1 회사에 승계 되었으므로, Y1 및 Y2를 상대로 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급하라는 소를 제기했다.
A
나. 결론

법원은 이 사건 고안이 원고가 피고 회사에 입사하기 전에 발명된 것이므로 이 고안이 직무발명이라는 원고의 주장은 받아들일 수 없다고 판시하였습니다.
물론, Y1 회사와 X사이에 기계장치의 개발의뢰 계약이 있었다 할지라도 그것은 고용계약이 아니었고, 그 후에 X가 Y1 회사에 입사한 사실이 있더라도 그것은 사후적으로 발생한 고용 계약이므로 X의 입사 전에 완성된 발명을 Y1 회사에 대한 직무발명이라고 할 수는 없기 때문입니다.
Q 사내창업자가 발명을 한 경우, 원 소속회사의 직무 발명이라고 할 수 있는가? 펼치기
A
가. 사실관계

- 원고는 X회사이고, 피고는 Y1(회사)과 Y2(개인)이다.
- 피고 Y2는 X회사(원고)에 입사하여 Y1을 창업하였고 현재까지 X회사에 근무하고 있는자이다.
- Y2는 2005년 10월에 X회사의 사내창업규정에 따라 Y1 회사를 설립하였고, 사내창업을 이유로 2005년 11월 30일부터 2008년 12월 26일 까지 X회사를 휴직하였다.
- 2006년 3월 22일 Y2는 자신의 명의로 특허를 출원하여 등록받았고, 2009. 03. 11. Y2는 Y1에게 위 특허를 양도하였으며, X회사는 Y1과 Y2를 상대로 특허권이전등록 등을 청구하였다.
A
나. 결론

직무발명에서의 ‘종업원 등’에 해당하기 위해서는 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 됩니다. 그런데 피고인 Y2는 사내창업 휴직을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 않으며, X회사는 위 기간 동안 Y2에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었으므로 이 사건의 특허는 X회사의 직무발명으로 보기 어렵습니다.
Q 직무발명으로 인정되기 위한 요건은 무엇인가요? 펼치기
A
종업원등이 완성한 발명이라고 해서 모두 직무발명인 것은 아닙니다. 직무발명에 해당하기 위해서는 다음 세 가지의 요건을 모두 만족하여야 합니다.
A
가. 종업원등의 직무에 관한 발명일 것

‘종업원등’이란 고용계약에 의해 타인의 사업에 종사하는 자를 말합니다. 종업원 뿐만 아니라 법인의 임원, 공무원도 이에 해당됩니다. 상근과 비상근을 가리지 않으며 임시직원도 종업원에 해당하지만, 고용관계는 반드시 존재하여야 합니다.
‘직무’란 사용자등의 요구에 응해 업무수행을 담당하는 직책상의 임무를 말합니다.
A
나. 사용자등의 업무범위에 속하는 발명일 것

‘사용자등’이란 일반적으로 회사를 말하지만, 정확하게는 타인을 고용하여 업무를 시키는 개인, 법인, 국가나 지방자치단체를 의미합니다.
‘업무범위’란 사용자 등이 수행하는 사업범위를 말합니다. 법인의 경우 정관에 구체적으로 기재한 사업범위로 한정해야 한다는 의견도 있으나, 넓게 해석하여 사업수행상 직접 관계가 있는 발명은 모두 업무범위에 속한다고 보는 것이 일반적인 입장입니다.
A
다. 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것
 
발명을 의도했는지 여부와 상관없이 직무발명은 성립하지만, 발명을 하는 것이 종업원 등의 직무가 아닌 경우는 직무발명이라고 할 수 없습니다(예: 일반사무직 직원이 한 발명). 한편, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것이라 함은 종업원등이 담당하는 직무의 내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말합니다.
 

 
Q 종업원이 할 수 있는 발명의 유형은 어떠한 것들이 있나요? 펼치기
A

종업원등이 할 수 있는 발명에는 ㉠직무발명 외에 ㉡종업원등의 직무와는 무관하지만 사용자등의 업무와는 관련성이 있는 발명인 ‘업무발명’과 ㉢종업원등의 직무 및 사용자등의 업무와 무관한 발명인 ‘자유발명’이 있습니다. 이렇게 세 가지로 발명의 종류를 나누는 이유는 직무발명의 경우에만 사용자등에게 법정통상실시권이 인정되며 권리의 예약승계가 가능하기 때문입니다.

 
업무발명과 자유발명에 해당할 경우에는 직무발명제도에 의해서 규율되지 않으므로 일반적인 발명과 동일하게 취급됩니다. 따라서 종업원등이 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 아닌지가 매우 중요한 포인트라고 할 수 있습니다.
 

 

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