안녕하세요.

지난번 2021-11-12일자 문의에 대해 정성껏 답변해주셔서 매우 큰 도움을 받았습니다. 정말 감사드립니다.

이번에 일본 본사(A사)의 한국 지사(B사)에서 “직무발명 관리규정”(이하 “관리규정”) 및 “직무발명 장려·보상 규정”(이하 “보상규정”)을 제정하고자 하는데 몇 가지 질문사항이 있어 아래와 같이 문의 드립니다.

1. 관리규정에 대해서

(1) 관리규정에서 아래와 같이 관계 법령을 기재하려고 하는데, 혹시 특허법과 발명진흥법 이외에도 기재해야만 하는 법령이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다:
 

(관리규정 3조 3항)
제 3 조 (적용 범위)
이 규정은, 종업원 등에게 적용한다.
2  이 규정은, 회사에 있어서 인정되고, 관리의 대상으로 된 한국 또는 외국에서의 직무발명 또는 지적재산권 등에 대해서 적용한다.
3  이 규정에서 정하지 않은 사항에 대해서는, 다음에 게재된 관계 법령에 정하는 바에 따른다.
(1) 특허법
(2) 발명진흥법
(3) ???

(2) 지난 2021-11-12일자 문의에 대한 답변 3, 4에 따르면 “권리 귀속”과 관련하여, 일본 본사(A사)로부터의 파견자에 대해서, '···실질적으로 파견자에게 월급 등의 급여를 지불하고 관리하는 주체가 누구인가에 따라서 직무발명의 소유 관계가 정해지게 된다’고 이해하고 있습니다.

여기서, “실질적으로 ··· 급여를 지불하고 관리하는 주체”와 관련하여, 만약 급여의 액수를 결정하고 있는 것은 일본 본사(A사)이고, 실제 지불하고 있는 것은 한국 지사(B사)인 경우, B사가 “급여를 지불하고 관리하는 주체”가 되는 건지요? 아니면 일본 본사(A사)가 “급여를 지불하고 관리하는 주체”가 되는 건가요?

(3) 아래와 같이 관리규정 4조 2항에서, 일본 본사(A사)로부터의 파견 사원이 단독으로 발명자가 된 경우에 대해서 규정하고자 합니다. 하기와 같은 관리규정의 기재만으로, 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권을 회사와 본사의 공유로 하는 것이 가능한가요?
만약, 관리규정의 기재만으로는 부족한 경우, 관리규정에 기재하는 것에 더해, 지사(B사)와 일본 본사(A)와의 사이의 파견 계약으로 이러한 내용을 정하면 될까요? 아니면, 관리규정에 기재하는 것에 더하여, 회사와 종업원 등과의 사이의 계약(혹은 회사 내의 노동 규약)으로 그러한 취지를 정할 필요가 있을까요? 아니면, 어떠한 다른 방법으로, 지사(B사)와 일본 본사(A)의 공유로 하는 것이 가능한지요?

(관리규정 4조)
제 4 조 (권리의 귀속)
직무발명은 회사에 귀속하고, 직무발명의 특허 출원권은, 회사에 귀속하고, 출원이 인가된 후, 회사가 특허권자가 된다. 단, 회사가 본사와 협의한 후 그러한 권리를 가질 필요가 없다고 인정했을 때는, 그러하지 아니한다.
2 전 항의 규정에 관계없이, 본사로부터의 파견 사원이 단독으로 발명자가 된 직무발명에 따른 특허 출원권 및 특허권은, 회사와 본사와의 공유로 된다.
3 제1항의 규정에 관계없이, 본사의 지식, 노하우 등을 이용한 직무발명에 따른 특허 출원권 및 특허권은, 회사와 본사와의 공유로 된다.
4 제1항의 규정에 관계없이, 본사로부터의 위탁업무에 있어서 발생한 직무발명에 따른 특허 출원권 및 특허권은, 본사의 귀속으로 된다.
5 제2항 내지 제4항의 규정에 관계없이, 회사와 본사와의 협의에 의하여, 직무발명에 따른 특허 출원권 및 특허권이 회사에 귀속으로 될 수 있다.
6 발명자는 특허법에 따른 성명 표시권을 가진다.

(4) 상기 관리규정 4조 4항은 본사로부터의 위탁 업무에 있어서 발생한 직무발명에 대해서 규정하고 있습니다. 관리규정의 이러한 기재만으로, 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권을 본사에 귀속시키는 것이 가능한가요? 만약, 관리규정의 기재만으로는 부족하다고 한다면, 권리를 본사의 귀속으로 하는 어떤 방법이 있을까요?

(5) 아래 관리규정 10조 2항 및 3항과 같은 통지 의무를 정하는 것은 법률상 문제가 없나요? 또한, 비밀유지의 의무(발명진흥법 제19조)에 대해서, 사용자 측에서 그 종업원 등에게 일본 본사로의 통지 의무를 정함으로써, 비밀 정보를 본사에 한하여 공개하는 것을 사전의 서면에 의해 승낙한 것으로 인정되나요?

(관리규정 10조 2항 및 3항)
제 10 조 (개인 출원)
1 발명자는, 발명 등에 관하여, 회사가 직무발명이 아니라고 인정하거나, 또는 제4조 제1항의 권리를 가질 필요가 없다고 인정한 경우, 지적재산권 등의 출원을 하거나, 그러한 권리의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도할 수 있다.
2 발명자는, 전 항의 규정에 근거하여, 해당 발명 등의 권리의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도한 경우에는, 즉시 이를 회사에 통지해야 한다.
3 제1항의 규정에 근거하여, 발명자가 개인 출원 또는 제3자가 출원한 경우에는, 발명자는, 즉시 이를 회사에 통지해야 한다.

(6) 관리규정 13조 1항에는, 한국 국내의 그룹 회사와의 사이의 라이선스를 규정하고 있습니다. 관리규정의 이러한 기재만으로, 라이선스의 효과가 발생하나요? 아니면, 그룹 회사와의 사이에서 라이선스 계약을 체결할 필요가 있을까요?

(관리규정 13조 1항)
제 13 조 (관련 회사의 실시 및 양도)
1 회사 보유의 직무발명 또는 지적재산권 등의 실시에 대해서는, 한국 내의 관련 회사는 한국 국내에서 상호적으로 자유롭게 실시 가능한 것으로 한다.
2 본사 및 한국 국외의 관련 회사에 있어서의, 회사 보유의 지적재산권 등의 실시는, 별도 사용 실시 허락의 각서를 교환하는 것을 조건으로, 실시 가능한 것으로 한다.
3 회사 보유의 지적재산권 등의 권리의 양도 신청을, 관련 회사로부터 받았을 때는, 회사는 충분히 심의하여 결정하고, 허가하는 경우는 권리 양도 계약을 체결하는 것으로 한다.

(7) 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)에는 “…보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다…”라고 규정하고 있는데, 이때 과반수의 동의가 필요한 “불리”의 의미를 알고 싶습니다. 예를 들어, 이미 적용되고 있는 규정을 변경하는 경우를 의미하는 것인가요?

2. 보상규정에 대하여

(1) 아래와 같이, 보상규정 2조 2항에서는 실용신안권, 의장권에 대해서의 장려금·보상금을 반액으로 지급하는 것이나, 실용신안권에 대해서는 “실적보상금”은 지불하지 않는다고 정하고 있습니다. 실용신안권, 의장권에 대한 이러한 규정은 법률상 문제가 없나요?

(보상규정 2조 2항)
제 2 조 (정의)
2 실용신안권, 의장권의 취급에 대해서는 본 규정에 준하여 취급하고, 출원장려금, 등록장려금 및 실적보상금은 본 규정의 반액으로 한다. 실용신안권에 대해서는, 실적보상금은 지불하지 않는 것으로 한다.

(2) “정당한 보상”과 관련하여, 보상 규정안으로, 한계이익, 지분비율, 이익 3분설에 의한 공헌도, 특허의 공헌도 등을 고려해 비율을 변경하며 보상을 지급하고자 합니다. 이러한 지급방식은 문제가 없을까요?

(3) 아래 보상규정 5조(실적보상금)에서는 7년간의 이익액을 10년분으로 환산하여 실적보상금을 산정하고 있습니다. 이는, 제품 수명이 평균적으로 10년 정도라고 생각되기 때문입니다. 특허권의 유효 기간이나 실제의 제품 판매 기간에 의하지 않고, 이와 같이 10년분으로 구획 짓는 것은, 법률상 문제가 없을까요?

(보상규정 5조(실적보상금))
제 5 조 (실적보상금)
1 회사는, 직무발명에 따른 지적재산권 등에 대해서, 해당 지적재산권 등의 유효 기간 내에 한국 국내에 있어서 실시 또는 처분에 의하여 이익을 얻었을 때에, 발명자에게 실적보상금을 지불하는 것으로 한다. 또한, 실적보상금은, 다음 식에 의하여 산출한 연간 금액에 대해서, 해당 지적재산권을 이용한 어느 제품에 최초의 매출이 발생한 해의 다음 해부터 7년간을 평균한 연간 금액에 10을 곱한 금액으로, ■미만을 절사한다. 단, 실적보상 금액이 ■원에 충족되지 않은 경우에는 대상에서 제외한다.
실적보상금
=이익액×배타도×기술력 공헌도×지적재산권 공헌도×발명자 공헌도

(4) 아래 보상규정 6조(국외의 취급)에서는, 외국에서 특허 실시 제품이 판매되는 경우에는, 그 국가에서 특허권이 등록되어 있는 경우에는 실적보상금의 대상이 되지만, 그 국가에서 특허권이 등록되어 있지 않은 경우에는 실적보상금의 대상으로 하지 않는다는 것을 규정하고 있습니다. 이와 같이 정하는 것은 법률상 문제가 없을까요?

(보상규정 6조(국외의 취급))
제 6 조 (국외의 취급)
지적재산권 등에 속하는 제품이, 외국에서 판매되어 실적이 나온 경우로, 해당 국가에서 해당 지적재산권 등이 등록되어 있지 않은 경우에는, 전 조의 실적보상금에 적응되지 않는다.

(5) 보상규정 7조(권리의 승계)와 관련하여, 발명자가 퇴직하고 실적보상금의 지불 시에 재적하고 있지 않은 경우가 있습니다. 이러한 경우는 실적보상금의 취급은 어떻게 하는 것이 좋은가요? 예를 들어, 이하 A 및 B와 같은 방법은 가능한가요? 이 경우, 발생할 수 있는 문제나 아니면 다른 좋은 대안이 있을까요?

A. 퇴직 후의 연락처를 사전에 신고하게 하고, 실적보상 발생 시에 연락하여 지불하되, 신고가 있던 연락처로 연락이 닿지 않았을 경우는, 지불하지 않는다.
B. 퇴직 시에 보상금의 예측액을 일괄 지불하고, 그 후에는 지불하지 않는다.

(6) 보상규정 7조의 두 번째 문장에서는 발명자가 사망했을 경우에는 장려금·보상금을 받을 권리는 상속인이 승계하도록 정하고 있습니다. 해당 권리를 상속인이 승계하는 것이 맞는지요? 또한, 이러한 규정을 직무발명 관리규정에서 정해두는 것이 일반적인지요?

(보상규정 7조(권리의 승계) & 보상규정 7조의 제2문)
제 7 조 (권리의 승계)
제4조 및 제5조의 등록장려금, 출원장려금 및 실적보상금을 받을 권리는, 해당 발명자가 퇴직한 후에도 존속한다. 또한, 해당 발명자가 사망했을 때는, 해당 권리는, 그 상속인이 승계한다.

이상입니다. 급하게 규정을 준비하려다보니 질문이 많아져서 죄송합니다.

답변에 미리 감사드리며 좋은 하루 보내시길 바랍니다.