답변 드립니다.

예약승계가 있는 경우 종업원은 발명의 완성시에 지체 없이 그 사실을 사용자에게 서면으로 통지하여야 하고(발명진흥법 제12조) 이 사실을 통지 받은 사용자는 4개월 이내에 그 발명에 대한 승계 여부를 문서로 통지하여야 한다(발명진흥법 제13조)고 규정하고 있습니다.

또한, 특허법 제38조는 특허출원 전의 특허 받을 권리의 양도는 양수인이 특허 출원하지 않는 한 제3자에게 대항할 수 없다고 규정하고 있습니다.

그러므로, 예약승계 규정이 존재한다 하더라도 종업원인 김모씨가 제3자인 B회사에게 직무발명에 대한 권리를 양도하고 양수인인 B회사가 먼저 출원한 경우에 사용자인 a회사는 이에 대하여 직무발명임을 이유로 당해 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없습니다.

그러나 위 B회사가 해당발명이 직무발명에 해당하고 김모씨가 특허를 받을 권리를 a회사에 승계하였음을 인지하거나 할 수 있었던 상태에서 김모씨의 이중 양도를 적극 권유하여 김모씨의 배임행위에 적극 가담한 경우 판례는 “제3자의 양수계약은 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하여 무효라고 판시”하고 있습니다(특허법원 2006. 12. 28.선고 2005허9282 판결). 그러므로 이러한 경우 B회사의 출원은 무권리자의 출원에 해당한다고 보아 이는 출원 중 심사단계에서는 거절사유에 해당하므로, 이를 거절시킨 후 a회사가 다시 출원할 수 있습니다. 또는 출원인인 B회사의 동의를 받아 출원인명의변경(특허법 제38조 제4항)을 할 수도 있습니다.

감사합니다.